A Marca da Sua Empresa: Você conhece seu Patrimônio?

O que é uma Marca?

Quando falamos “marca”, temos uma definição natural do que vem a ser esse vocábulo. Essa idéia, do senso comum, nos diz que marca é um símbolo, um sinal, um emblema, uma insígnia, uma “identidade” etc. Marca é exatamente isso, ou seja, um sinal distintivo, cuja finalidade é realmente identificar produtos e serviços, ou, como no caso das marcas de certificação e coletivas, atestar a sua conformidade com determinadas normas e identificar os membros de determinada entidade.

Mas atenção: não é qualquer sinal que pode ser registrado como marca. A Lei de Propriedade Industrial, de forma exemplificativa, em seu artigo 124 relaciona algumas proibições à obtenção do registro. Desta forma, se o interessado pedir ao INPI que registre de sua marca, incorrendo em algumas das vedações (como, por exemplo, que reproduza nome empresarial de outrem) fatalmente terá seu pedido indeferido e, como isso, a impossibilidade de fazer uso da proteção legal advinda com registro.

Portanto, cautela! Você pode estar usando uma marca, um sinal, que, por exemplo, não é passível de registro (ou pior, que já é uma marca registrada em nome de terceiro – nesse caso podendo sobre ações cíveis e criminais) e, portanto, não terá a proteção que a lei confere. Por que registrar a minha Marca?

Enfim, por que registrar uma marca? Apesar de não ser obrigatório, o registro da marca no INPI garante direitos específicos. Se você possui algum negócio, provavelmente seus produtos ou serviços devem ter uma marca. Então, imagine deixar de registrá-la e, tempos depois, saber que seus concorrentes estão imitando a sua marca, desviando a sua clientela e, conseqüentemente, prejudicando os seus lucros?

O registro da marca é a forma mais segura de garantir: - Proteção contra o uso indevido- Proteção contra atos de concorrência desleal- Que não há violação de direitos de terceiros- Direito de impedir terceiros que utilizem marca idêntica ou semelhante para os mesmos produtos ou serviços.

Ademais, a obtenção do registro viabiliza o licenciamento da marca, gerando para seu titular receita proveniente de pagamento de royalties. Com a marca registrada, você tem garantias contra seu uso indevido, resguardando-se contra a concorrência desleal e atos de má-fé praticados por terceiros.

É um respaldo legal que constrói valor para a marca, fornece mais segurança à sua atuação no mercado, além de viabilizar transações comerciais nas quais sua marca é o maior objeto de negociação.

Devo registrar o nome da minha empresa como Marca também?

Uma coisa é certa: obter o registro da sua marca é a melhor forma de proteger sua empresa, seu negócio. Mas é bom ter em mente que não é apenas o registro de marca de produto (caso você comercialize ou fabrique produtos com sua marca) fundamental e essencial para garantir exclusividade e todos os direitos assegurados pela lei.

O registro da marca que visa identificar o serviço prestado por sua empresa é sem dúvida tão importante quanto o registro da marca que visa identificar produtos e, portanto, é urgente e necessário o seu registro!

Mas você deve estar se perguntando: mas se já tenho meu nome empresarial registrado na Junta Comercial do meu Estado, tenho que registrá-la como marca também?

Veja bem: em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta, é importante frisar que nem sempre será possível registrar o seu nome empresarial como marca. Todas as restrições e impedimentos mencionados acima também são aplicáveis e devem ser analisados.Por outro lado, a proteção conferida pelo registro dos atos constitutivos de sua empresa no órgão competente, como a Junta Comercial, não confere proteção marcaria.

Em outras palavras, como no jargão popular, “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”.A proteção conferida pelo registro da marca é não apenas muito mais ampla, abrangente e, via de regra, eficaz, do que a proteção conferida pelo registro dos atos constitutivos da empresa perante a Junta Comercial, como tem função distinta.

Sem nos alongarmos no tema, podemos dizer em linhas gerais e guardas as peculiaridades, questões doutrinárias e jurisprudências, que a proteção ao nome empresarial, estritamente analisado pelo Código Civil Brasileiro (sem análise de tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris) é conferida em âmbito estadual (salvo se o interessado buscar individualmente o registro em cada um dos estados), enquanto a proteção marcaria tem âmbito nacional.

Nome Empresarial, Título de Estabelecimento e Marca, apesar de terem pontos de encontro, podendo inclusive conter expressão idêntica, são diferentes.

Sua empresa pode, por exemplo, ter um nome empresarial (firma ou denominação), como por exemplo, ALEATÓRIA Indústria e Comércio Ltda., sendo comerciante e fabricante de produtos de limpeza e: i) ser titular da marca ALEATÓRIA para identificar os serviços que presta; ii) ser titular da marca ALEATÓRIA para identificar os produtos de limpeza, como por exemplo detergentes e; iii) ser ainda ser titular do título de estabelecimento ALEATÓRIA.

No caso acima, ALEATÓRIA é tanto a marca que identifica os serviços da sua empresa, produtos por ela fabricados, seu nome empresarial e seu título de estabelecimento.

É claro que ela poderia também ter marcas distintas do seu nome empresarial para identificar seus produtos ou mesmo serviços, mas o fato é que a proteção de seu nome empresarial com marca também (comercialize ela ou não produtos assinalados por suas marcas) é fundamental, não apenas por ampliar sua proteção (sobre o regime jurídico das marcas), mas por agregá-la.

Apenas para elucidar (sem o rigor técnico necessário) e sem a pretensão de esgotar o assunto, sobre a função de cada direito:

Nome empresarial: visa identificar o empresário, o comerciante. Sua função é, via de regra e guardas peculiaridades, mais ligada aos atos praticados pela empresa nas suas relações com fornecedores, financiadores. É ainda o sujeito titular da marca que pode, como vimos conter o seu nome empresarial (como no exemplo da ALEATÓRIA).

Título de Estabelecimento: identificar o próprio estabelecimento. A “fachada”. No caso da ALEATÓRIA, no local de seu funcionamento está estampada a expressão ALEATORIA.

Marca: o produto ou serviço oferecido pelo empresário ou comerciante. Identifica o próprio negócio. Por exemplo, o registro da marca ALEATÓRIA para identificar serviço de venda e distribuição de produtos de limpeza. É uma função “mercadológica”. É a relação do “negócio” (aqui entendido produto ou serviço) com o mercado consumidor.

O que podemos extrair das colocações acima é que o registro do seu nome empresarial como marca, seja para identificar serviços ou produtos é primordial, fundamental, pois irá garantir proteção mais ampla, permitindo, por exemplo, com mais eficácia, o impedimento de terceiros utilizarem-na (gerando o direito buscar reparação caso ocorra), afastando na possibilidade de ser acionado judicialmente e ser obrigado a pagar indenização, dentro outros.

Como registrar a sua Marca

Obter o registro de sua marca é muito simples, bastando apenas a observação de alguns critérios e regras contidas na Lei de Propriedade Industrial – Lei 9279/96, que disciplina no Brasil os Direitos Relativos à Propriedade Industrial. O primeiro passo é sempre observar as disposições contidas no artigo 124 da Lei, onde estão os chamados “impedimentos”, ou seja, tudo aquilo que não pode ser registrado como marca.

Em linhas gerais, a marca cujo registro é pretendido deve ser composta por sinal visualmente perceptível (seja uma palavra, combinações de palavras, figuras ou sua combinação ou ainda figuras e palavras) e gozar de distintividade, o que significar dizer que somente aquilo que for passível de representação gráfica pode ser registrado (excluindo assim marcas gustativas, olfativas e aromáticas) e que também tenha a capacidade de se distinguir.

O pretendente ao registro (seja pessoa física ou jurídica) deve, necessariamente, guardar relação na sua atividade com a marca para a qual o registro é pretendido, ou seja, se a empresa fabrica e comercializa chinelos, não poderá obter o registro de uma marca para identificar televisores e desodorantes.

Após essa verificação, é extremamente recomendável a realização de uma busca prévia. Essa busca é verdadeiramente uma pesquisa no banco de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que tem como finalidade identificar eventuais “anterioridades”, ou seja, pedidos de registros em processo de análise ou marcas já registradas, que de alguma forma possam criar obstáculos ao registro da sua marca.

Portanto a realização da busca (cujo resultado não é absoluto) vai apontar para a viabilidade ou não da concessão do registro. Finalmente, é bom saber que todo o procedimento pode ser efetuado diretamente no INPI pelo próprio interessado, muito embora seja extremamente recomendável a consulta de um agente da propriedade industrial devidamente habilitado, ou mesmo um (a) advogado(a) especializado (a).

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Publicação:

CONSULTOR JURÍDICO (www.conjur.com.br): http://www.conjur.com.br/2009-set-21/importancia-registro-valorizacao-marca

Um retrocesso? MPF de SP quer liberar a atuação de procuradores sem habilitação para atuação junto ao INPI na defesa de terceiros

Reproduzimos abaixo (com a devida autorização), nota publicada hoje, pelo Vice- Presidente da ABAPI, no exercício da Presidência, sobre a ação civil pública promovida pelo MPF de São Paulo (da qual não tivemos acesso) que, na visão da entidade, representa um verdadeiro retrocesso, ao pretender atribuir a qualquer pessoa, ainda que não qualificada, sob o ponto de vista eminentemente técnico, a possibilidade de atuar como procurador de terceiros junto ao INPI.

A nota externa não apenas a postura da entidade, e de seus associados, mas a temeridade de tal empreitada ao, aparentemente, favorecer a atuação de pessoas despreparadas no exercício e defesa de interesses e direitos de terceiros, cuja complexidade exige, sem sobra de dúvidas, preparo técnico e capacitação diferenciada.

Vale ressaltar que a postura da entidade não é, certamente, fundada no mesquinho espírito corporativista, mas na defesa da sociedade e daqueles que confiam suas expectativas, sonhos e esperanças nas mãos de pessoas que podem não estar preparadas para atendê-las, e podem não apenas causar frustrações, mas prejuízos e danos efetivos.

Também não há qualquer intenção da entidade em reserva de mercado, concentração de poderes ou algo que o valha, já que o próprio interessado, como garante a legislação, pode atuar junto ao INPI, se sentir confortável para tanto, sendo em tal hipótese dispensada a sua representação por agente da propriedade industrial ou advogado.

Assim, o apoio à nota não representa o corporativismo, mas espelha a consciência de que a defesa e atuação em casos envolvendo os direitos da propriedade industrial junto ao INPI, pelo próprio interessado, agente habilitado ou advogado é uma prerrogativa do cidadão, um conquista da sociedade e um reflexo da seriedade com que deve ser tratada a Propriedade Industrial no País.

NOTA PÚBLICA DA ABAPI SOBRE A NOVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SÃO PAULO

A ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, entidade sem fins lucrativos fundada em 1948, que em todo o Brasil congrega centenas de agentes da propriedade industrial oficialmente habilitados, vem se manifestar a respeito da notícia de que o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, Dr. Jefferson Aparecido Dias, ingressou com uma ação civil pública perante a Justiça Federal paulista, a fim de que seja assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de habilitação ou qualificação profissional, a possibilidade de atuar como procurador de terceiros perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O agente da propriedade industrial é um profissional técnico altamente especializado, com capacidade de redigir patentes e aconselhar os clientes em quaisquer aspectos relativos aos processo de obtenção de registro de marcas e patentes perante o INPI. Trata-se de uma profissão existente e regulamentada na maior parte dos países desenvolvidos.

Desde logo, deve-se deixar claro que é absolutamente livre a qualquer interessado apresentar seus requerimentos de registro de marcas e patentes diretamente junto ao INPI, sem a interferência de qualquer procurador, seja este agente da propriedade industrial ou advogado. Percebe-se, portanto, que a regulamentação do exercício do procuratório perante o INPI é distinta da regulamentação quando à capacidade postulatória em Juízo, pois esta última é, como regra geral, privativa de advogados, de tal forma que quem não é advogado não pode postular em Juízo, nem mesmo em nome próprio. Portanto, repetindo: qualquer pessoa física ou jurídica pode pleitear direitos perante o INPI diretamente, sem qualquer intermediário.

Logo, a única matéria a ser discutida nessa ação civil pública é se o procurador deve ser um profissional habilitado – um agente da propriedade industrial ou um advogado, conforme determina a lei de regência – ou se o procurador pode ser qualquer pessoa, inclusive alguém sem curso superior ou qualquer conhecimento técnico, conforme, aparentemente, pede o Ministério Público Federal nesta ação civil pública.

Inicialmente, a ABAPI observa que o assunto não é novo. Em primeiro lugar, porque a regulamentação legal ainda hoje em vigor, no que diz respeito ao exercício do procuratório perante o INPI está praticamente inalterada desde 1933, quando foi editado o Decreto (na época, com força de lei) nº 22,989, de 26.07.1933, posteriormente substituído pelo Decreto-Lei (este ainda hoje em vigor) nº 8.933, de 26.01.1946. Logo, é no mínimo de estranhar que, subitamente, em 2009, após 70 anos de vigência de uma regulamentação que jamais foi modificada, tenha passado a existir alguma urgência que justifique a referida ação civil pública.

A norma em vigor, qual seja, o art. 3º do Decreto-Lei 8.933/46 deixa claro que somente podem “exercer quaisquer atos” perante o INPI, as seguintes pessoas:

“I - os próprios interessados, pessoalmente;
II - os agentes de Propriedade Industrial;
III - os advogados legalmente habilitados.”

De 1973 a 1998 o INPI deixou de aplicar a legislação que regulamenta o exercício do procuratório perante aquela autarquia federal. Após mais de quatro anos de processamento do Processo Administrativo INPI/PR/nº 00621, instaurado por iniciativa da ABAPI em 17 de novembro de 1993, o qual foi instruído com diversos pareceres dos mais variados órgãos governamentais, o então Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Francisco Dornelles (atual Senador pelo Estado do Rio de Janeiro) editou a Portaria nº 32, de 19.03.1998, ainda hoje em vigor, através da qual foi reconhecida a plena vigência das normas do Decreto-Lei 8.933/45.

A partir de 1998, portanto, o INPI voltou a realizar os concursos de habilitação dos agentes de propriedade industrial. Tais concursos, à semelhança da conhecida “Prova da OAB” não possuem número de vagas limitado. Todos os aprovados são automaticamente habilitados ao exercício da profissão de agente da propriedade industrial.

Naturalmente, desde 1998 um grande número de pessoas despreparadas tecnicamente, que não alcançam êxito, seja nas provas promovidas pelo INPI, ou seja na “Prova da OAB”, tentam lançar algum vício à regulamentação do exercício do procuratório perante o INPI. Para tanto, tais pessoas cercam-se do apoio de pessoas honradas, as quais, muitas vezes, sequer têm consciência dos interesses aos quais estão servindo. Foi isto o que ocorreu em 1999, e parece estar agora ocorrendo novamente.

Como dito, a primeira tentativa de impugnação à essa regulamentação ocorreu em 1999, quando o então Deputado Milton Temer fez uma representação ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, com argumentos semelhantes aos que, aparentemente, estão sendo utilizados na ação civil pública agora proposta. Naquela ocasião, a ABAPI apresentou suas razões ao Ministério Público Federal (cópia anexa), as quais foram acatadas no brilhante parecer da lavra do então Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro, Dr. Daniel Sarmento, de 04 de maio de 1999 (cópia igualmente anexa), que arquivou aquela representação.

A manutenção da exclusividade do procuratório perante o INPI é relevante para a sociedade não apenas pela garantia de capacidade profissional do procurador, que ela traz aos usuários do sistema de propriedade industrial, mas também porque os procuradores são fiscalizados quanto à sua conduta ética, sejam eles agentes da propriedade industrial (caso em que a fiscalização é feita pelo INPI) ou advogados (caso em que a fiscalização é feita pela OAB).

Com efeito, de 1973 a 1998 (período em que o procuratório perante o INPI foi livre, na prática), diversos atos lesivos aos requerentes de marcas e patentes foram cometidos por “curiosos”, sem qualquer capacidade profissional, ética ou moral, e que não estavam sujeitos à fiscalização da conduta que tinham perante seus clientes! Em boa hora, portanto, o Governo Federal restaurou a eficácia plena Decreto-Lei 8.933/46. Naturalmente, aqueles “curiosos” ficaram indignados com a moralização da atuação dos procuradores perante o INPI.

No mesmo diapasão, recentemente, a ABAPI moveu uma ação civil pública contra várias empresas que enviavam boletos de cobrança indevidos a empresas nacionais, fazendo tais cobranças se passarem por cobranças oficiais do INPI. Foi concedida uma liminar em favor da ABAPI nessa ação civil pública, a qual está em pleno vigor. A ABAPI tem consciência que interfere em poderosos interesses ao defender a ética na prestação de serviços profissionais ligados à propriedade industrial, mas isso não afastará a ABAPI dos objetivos a que se dedica desde 1948, sem interrupção.

A ABAPI lamenta que o Ministério Público de São Paulo não tenha aberto oportunidade para que ela se manifestasse antes da propositura dessa ação civil pública, mas apresentará oportunamente suas razões em Juízo, com a plena segurança de que as mesmas serão aceitas pela Justiça Federal paulista.

[É livre a divulgação desta nota.]


Gabriel F. LeonardosVice-Presidente da ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial(no exercício da Presidência)

Propriedade Industrial: O que é isso?

Esse singelo escrito tem como objetivo apenas oferecer ao leitor uma visão didática, prática, exemplificativa do que envolve a Propriedade Industrial, onde ela está situada, o que ela representa, qual é o seu conteúdo e, com isso, difundir o seu conhecimento, de modo a demonstrar que as criações do intelecto humano, os inventos, devem não apenas ser instigados, estimulados (desde os primeiros momentos de vida), mas efetivamente protegidos, sempre sob o enfoque e manto do interesse social.

Assim, as considerações são voltadas ao leigo. Àquele que não milita diariamente com assuntos envolvendo marcas ou patentes, mas que pode, como por exemplo um empresário, ser um inventor, titular de marcas, que ainda não sejam protegidos, simplesmente por falta de acesso à informação.

Acreditamos que o conhecimento básico, do conteúdo, do âmbito da proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual é fundamental para toda e qualquer pessoa. O fomento da atividade inventiva, da inovação, deve atingir toda a população.

Estratégias, estímulos e investimentos governamentais são fundamentais. Parcerias, necessárias. Valorização da atividade científica, patrocínio para desenvolvimento de pesquisas (em todos os campos), desenvolvimento de novas tecnologias, são o triunfo de qualquer nação que queria ocupar o primeiro escalão no ranking das nações desenvolvidas.

O desenvolvimento de um País (seja ele econômico ou outro) está ligado necessariamente ao conteúdo intelectual de sua nação. À sua capacidade de inovar, desenvolver, pesquisar. Ao respeito dos direitos daqueles que investem mais do que capital, mas vidas à busca de inovações que muitas vezes salvam milhares de seres humanos.

No Brasil, a proteção relativa à Propriedade Industrial é disciplinada pela Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96. Nela estão contidos nãos apenas os direitos advindos com a concessão de registro de marcas, patentes de invenção e desenhos industriais, como todo o procedimento administrativo que deve ser obedecido. O Brasil também é signatário de acordos internacionais que disciplinam a matéria, como o TRIPS e a CUP – Convenção da União de Paris

Assim, todo aquele que tiver interesse em ter reconhecido seus direitos relacionados à Propriedade Industrial, deve necessariamente obter a chancela do órgão responsável pela análise de pedidos, ou seja, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

De tal forma, o inventor que desejar obter a proteção conferida pela lei deve recorrer ao INPI, assim como aquele que desejar obter certificado de seu desenho industrial, ou ainda ver sua marca registrada.

É importante ter em mente que a despeito de não ser obrigatória, a obtenção do registro, da patente ou do certificado é a única forma de obter o reconhecimento oficial de que a marca, a invenção ou o desenho industrial não estão inseridos nas proibições legais, atribuindo assim ao titular exclusividade na exploração ou utilização, além da possibilidade de impedir outros que utilizem total ou parcialmente sua tecnologia, sua marca, seus desenhos industriais.

O Novo Aliado na Guerra contra a Pirataria

A luta contra a pirataria agora conta com mais um aliado: O Ministério Público Paulista.

Recentemente publicamos o artigo “O Processo Penal da Pirataria I” traçando, de forma sucinta, as linhas gerais da persecução criminal envolvendo os crimes contra a propriedade imaterial, disciplinada no Código de Processo Penal.

Naquela ocasião, o enfoque era justamente demonstrar a especialidade do tema, que exige não apenas um maior cuidado na coleta de prova para manejo de eventual ação penal, mas efetivamente a observância de etapas exigidas pelo legislador, além do conhecimento de questões muitas vezes estranhas ao operador do direto penal e processual penal (patentes de invenção, marcas, desenhos industriais).

O caminho percorrido pelas vítimas desses crimes é não apenas árduo, mas muitas vezes verdadeiramente desanimador, já que a despeito do valor do bem jurídico tutelado ser, via de regra, alto (patentes de medicamentos, marcas notórias ou de alto renome etc.), o resultado obtido dificilmente representa a efetiva responsabilização penal do agente.

É claro que já existe, há muito tempo, projeto de lei majorando as penas para os crimes contra a propriedade industrial (o que afastaria a incidência de algumas questões prejudiciais e, sobretudo, tornaria razoável a relação entre a gravidade do delito e a pena imposta), mas até o momento as vítimas travam batalha solitária (no campo processual), tentando, em outra vertente, conscientizar a população não apenas sobre os riscos envolvendo o consumo de produtos “piratas”, mas sobre o reflexo negativo que o desrespeito aos direitos dos inventores, titulares de marcas, etc., causa na economia real.

Mas essa guerra, que já tem apoio do próprio Governo, através do CNCP – Conselho Nacional de Combate à Pirataria e de diversas entidades, acaba de receber mais um aliado de porte: O Ministério Público Paulista.

No evento “1ª. Seminário de Combate à Pirataria do Ministério Público Paulista”, realizado no último dia 29 de maio (vide www.mp.sp.go.br ) a palavra de ordem foi: intensificar a atuação do órgão no combate à “pirataria”.

O evento, que contou com a participação de diversas entidades que representam setores drasticamente afetados pela “pirataria”, além da Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo e da ANVISA, demonstrou não apenas o engajamento do MP Paulista em atuar ativamente no combate à pirataria, mas a sua disposição em “abrir as portas” para as vítimas desses delitos, representadas por grandes associações.

Esse diálogo é fundamental, pois viabiliza o tráfego de informações e dados muitas vezes fundamentais para a atuação em favor da legalidade. É uma verdadeira “PP”, mas palavras do próprio coordenador do CAO Criminal, o promotor Augusto Eduardo de Souza Rossini.

Mas muitos devem estar se questionando: o MP não atuava em casos dessa natureza? Ele tinha legitimidade para atuar? Se não tinha, ocorrera alteração legislativa? Como será a atuação, o apoio?


Como sabemos muitos dos crimes que receberam o rótulo de Pirataria, não guardam relação direta com os crimes contra a propriedade imaterial. A mídia, os operadores do direito e inclusive as associações que lutam contra esses delitos acabaram por incluir nessa “categoria de crimes” todos aqueles contra a propriedade intelectual (marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, concorrência desleal, direito autoral), mas também vários outros crimes, como os crimes contra a saúde pública, crimes contra as relações de consumo, crimes contra o patrimônio (estelionato, receptação) etc.

A despeito da nomenclatura ser, com a devida vênia, equivocada e, ao nosso entender, atribuir uma gravidade menor para crimes com penas muito maiores, é essa a identificação do grupo de crimes relacionados acima.

Mas enfim, o MP atua em casos envolvendo “pirataria”?

Ora, é claro que o MP Paulista já, há muito tempo, tem atuado em casos envolvendo a violação dos direitos relativos à Propriedade Intelectual, (e outros correlatos que são “incorporados”, ainda que indevidamente, pelo termo “Pirataria”).

No entanto, a grande questão é que, na grande maioria dos crimes contra a propriedade industrial – Leio 9279/96, por exemplo, com exceção de uma hipótese (a do art. 191) todos são perseguidos através de ação penal privada (marca, patente, desenho industrial, indicações geográficas), o que significa dizer que apenas o ofendido (titular da marca, desenho industrial etc.) é quem pode adotar medidas na esfera criminal (a legislação afasta a possibilidade de processamento através de inquérito policial).

Já no caso de crime de violação de direito autoral, com exceção do caput do artigo 184 do Código Penal, as demais condutas são perseguidas através de ação penal publica, incondicionada (§§1º. e 2º.) e condicionada (§ 3º.).

Em outras palavras, notamos que na grande maioria dos crimes contra a propriedade imaterial (propriedade industrial+ direito autorias e conexos), o “poder de ação” não é do Ministério Público, mas sim do próprio ofendido.

Mas então, qual seria a mensagem do MP Paulista no seminário, já que poucos são os crimes em que a titularidade da ação é sua?

O primeiro aspecto extremamente positivo é que a questão está “na pauta do dia” do Ministério Público. Isso significa que naqueles processos em que há titularidade, a atuação será acentuada e, mas do que isso, a busca em coibir tais crimes, com a possibilidade de realização de ações conjuntas, envolvendo Secretaria da Fazenda, Receita Federal, Polícia Civil e Estadual, como vimos outrora em casos pontuais (CPI da Pirataria, ações esporádicas), parece ser possível novamente.

E mais, fica criada uma “linha aberta” com associações e entidades ligadas à defesa da legalidade.

Por outro lado, o estudo da legislação, além de viabilizar a recomendação de alterações legislativas (ou apoio àquelas já existentes, como a PL 333/1999), pode resultar no desenvolvimento de novas teses que permitam uma maior efetividade da lei penal.

Aliás, sobre esse aspecto, especialmente considerando a legitimidade para atuação nos “demais crimes de pirataria”, como estelionato, crimes contra a saúde pública, entre outros, a pretensão do MP Paulista, ao que tudo indica, é apurar de forma global os delitos, mesmo aqueles que, numa primeira análise, possam ser da alçada privada.

Significa, em outros termos, que a palavra de ordem é analisar o contexto de todas as ações, o aspecto macro, para buscar, assim, eventuais condutas paralelas, ligadas à Pirataria, que viabilizem uma atuação do órgão, de forma legítima e eficaz.

Nesse sentido, quer parecer que aspectos como formação de quadrilha, organização criminosa, concurso material e formal de crimes, serão cuidadosamente analisados.

Agora falta apenas agregar, ao grupo, a Prefeitura, as Sub-Prefeituras, o Estado, a Polícia Civil de São Paulo, pois desde 2006 é possível, administrativamente, seja na esfera municipal ou estadual, encerrar atividade de empresas que comercializam produtos falsificados. Como? Isso é assunto para outro artigo....

O Processo Penal da Pirataria I

Sempre que ocorre a prática de algum crime, o primeiro passo geralmente adotado pela vítima é informar a autoridade policial, para que sejam adotadas as providências necessárias para que o seu autor seja não apenas identificado, mas efetivamente processado. A pretensão da vítima é sempre que a justiça seja representada pela punição do autor, preferencialmente com a imposição de prisão.

Tal providência é geralmente adotada por toda e qualquer vítima, seja no caso do cometimento de crime cuja ação penal é de iniciativa pública[1], como no caso de crime cuja ação penal é aquela privada, como em caso de estupro.

Portanto, a ideia geral é de que sempre que ocorrer uma violação do ordenamento, cuja objetividade jurídica for tutelada pelo Direito Penal, urge procurar a autoridade policial, a quem competirá as providências necessárias para sua apuração, conforme previsto no artigo 5º e seguintes do Código de Processo de Penal.

Vale destacar que o inquérito policial é um procedimento de caráter administrativo e instaurado pela autoridade policial, no qual são realizados atos investigatórios destinados a apurar a autoria e a materialidade de infrações penais de médio ou de maior potencial ofensivo.

Assim, muito embora a existência de inquérito policial não seja fundamental para que haja futura ação penal, por ser tal instrumento não obrigatório, bastando a existência de prova de materialidade e indícios de autoria, é ferramenta que, como afirmamos acima, é largamente utilizada pela vítima.

Todavia, a despeito de ser essa a regra geral, no caso dos crimes contra a propriedade industrial o legislador optou por disciplinar de forma completamente diferente a fase pré-processual.

Assim, quando houver suspeita de prática de qualquer crime contra a Propriedade Industrial, aquele que teve seus direitos violados deve adotar medidas específicas com a finalidade de obter elementos que possam dar abrigo a uma futura e possível ação penal.

Na realidade, considerando a peculiaridade, senão especificidade do tema, o legislador disciplinou tal procedimento em capítulo próprio dentro do Código de Processo Penal, uma das razões que, aliás, é o fundamento daqueles que entendem que fica afastada a possibilidade de realização de todos esses atos preparatórios nos autos de um inquérito policial e, por outro lado, uma das razões pelas quais outros advogam a possibilidade de atuação efetiva do acusado, exercendo o contraditório antes mesmo de qualquer ação penal.

De fato, muitas vezes o procedimento, por ser pela grande maioria da doutrina considerado como mera condição de procedibilidade da ação penal e, sob essa ótica, desprovido da incidência dos princípios constitucionais e processuais que regem as ações penais,não admitiria o exercício de qualquer um deles, como o contraditório e ampla defesa[2] é, na prática, utilizado não apenas como forma de preparar a ação penal, mas sim para endossar argumentos para concessão de tutela antecipada em ação de natureza cível, senão para pressionar psicologicamente o suposto infrator.

Portanto, considerando que a maioria dos delitos tipificados do artigo 183 ao 195 da Lei de Propriedade Industrial 9279/96 é daqueles que deixa vestígios, o ponto de partida é requerer ao juízo competente a realização da denominada medida preparatória de busca e apreensão criminal, cujo objetivo será a colheita dos elementos necessários para o exercício do direito de queixa, ou seja, a prova da materialidade delitiva e indícios de sua autoria, e não o requerimento de instauração de inquérito policial[3] .

O requerente da medida deverá, portanto, demonstrar ser titular do direito tutelado pela Lei de Propriedade Industrial, o que é feito por meio da apresentação dos certificados de registro de marca, para os crime tipificados nos artigos 189 e 190; da exibição da carta-patente para os crimes previstos nos artigos 183, 184 e 185; do certificado de registro de desenho industrial[4] para os crimes tipificados nos artigos 187 e 188, ou do direito de uso de termos ou sinais de procedência ou origem, para os crimes contra as indicações geográficas e demais indicações.

No caso das condutas tipificadas no artigo 195, ou seja, os chamados crimes de concorrência desleal há discussão acerca da categoria a que pertencem, ou seja, se são crimes contra a propriedade industrial ou não, o que poderia eventualmente influenciar no procedimento a ser adotado quando da necessidade de responsabilização de atores de tal conduta.

De qualquer modo, a despeito da discussão há que se observar que não há a necessidade do ofendido ostentar qualquer título, bastando para sua figuração como sujeito passivo ter sido perpetrada contra ele qualquer conduta tendente a desviar sua clientela.

Por outro lado, a exemplo do que pode acontecer nos demais crimes, sempre que a conduta não deixar vestígios, dispensada estará a exigência de realização da medida preparatória de busca e apreensão, podendo o ofendido, se possuir os elementos necessários, oferecer queixa contra o autor do crime.

Essa é, aliás, uma das hipóteses comuns quando da ocorrência da conduta descrita no inciso III do artigo 195 (a despeito do que muitos pensam, é crime formal e, portanto, para sua consumação não há necessidade de efetivo desvio de clientela), onde o meio fraudulento empregado pode não deixar vestígios passíveis de exame de corpo de delito.

Assim, preenchidos os requisitos, o juiz defere a medida cujo objetivo será culminado com a realização de busca e apreensão dos objetos sobre os quais recaia a violação e que será acompanhada por dois peritos judiciais[5].

Aqui outro aspecto é polemicamente discutido como a interrogação: se o juiz pode deferir o pedido e quais são os requisitos necessários ao requerente.

Sobre o tema, melhor explicação não há, senão a sabedoria e simplicidade contida nas sábias palavras do ilustre Hélio Tornaghi, que assim resumiu a questão: “não é preciso, para que a medida de busca e apreensão seja deferida, que ao requerê-la o ofendido prove a ocorrência da ofensa. Basta-lhe demonstrar que o direito eventualmente violado é seu. Com efeito, o artigo 526 do CPP só exige a prova da titularidade do direito de ação, não aludindo à necessidade de comprovação da ofensa. Não incide aqui o ditado in dúbio pro reo. Estando o juiz em dúvida quanto à existência ou não de violação, deve agir pro societates, deferindo a medida para fazer a vistoria e constatar se a alegação procede ou não. Aplica-se o princípio da busca da verdade real.”
Sobre a busca e apreensão, devemos destacar o importantíssimo papel atribuído pelo legislador aos peritos, ao estabelecer que a apreensão somente ocorrerá se estes entenderem que há fundamento para sua efetivação, os condicionando, no caso de ser efetivada, à apresentação de laudo pericial em até três dias, como determina o artigo 527 do CPP[6].

Na hipótese de não ser realizada a apreensão, por não entenderem os peritos existir fundamento ou necessidade, deverão também apresentar, no mesmo prazo, laudo contrário à apreensão. Nessa hipótese, poderá o requerente impugnar o laudo apresentado, cabendo ao magistrado decidir sobre a sua realização ou não.

O produto dessa medida consistirá, portanto, em um laudo pericial — via de regra é homologado[7] — que poderá afirmar a ocorrência de um crime, trazendo prova de sua existência material, através da realização do exame de corpo de delito, e dos indícios veementes de seus supostos autores.

Com tais elementos, poderá então a vítima buscar a condenação daqueles que foram apontados no laudo pericial, bem como daqueles cuja medida preliminar indicou a possibilidade de terem participado ou contribuído para a prática de alguma conduta tida como criminosa.

O Processo Penal da Pirataria guarda ainda muitas questões polêmicas, como sua amplitude, prazo para oferecimento da queixa, indicação de peritos, assistentes técnicos, quesitos, natureza da decisão de homologação do laudo pericial, defesa e recursos cabíveis, prisão, entre outros, que esperamos explorar oportunamente.

Notas
1 - Existe corrente que defende a tese de que toda e qualquer ação penal é pública, já que tem como sujeito passivo constante o Estado que é o titular do jus puniendi। Para tal corrente, haveria apenas ações penais públicas, cuja iniciativa poderia, em alguns casos, ser exclusiva do ofendido (ação penal privada). De qualquer maneira, a regra geral é que toda ação penal é publica. A exceção será sempre indicada pela lei.

2 - Vide a respeito o artigo "A incidência do Contraditório nas Medidas Preparatórias de Busca e Apreensão Criminal nos Crimes contra a Propriedade Imaterial", publicado no site http://www.migalhas.com.br/ e http://www.ibccrim.org.br/

3 - Há discussão sobre a possibilidade ou não de incidência do inquérito policial, cuja análise pretendemos realizar em artigo específico.

4 - Para invocar a violação não é necessário que tenha sido realizado o exame de mérito pelo INPI – Instituo Nacional da Propriedade Industrial.

5 - Em função da Lei 11.690/08 faremos, em outra oportunidade, analise de eventual alteração de tal exigência.

6 - A prática tem demonstrado que tal prazo é muito superior, seja em razão das dificuldades técnicas que eventualmente podem ser encontradas (como por exemplo, quando houver a necessidade de realização de exames laboratoriais complexos) ou mesmo da amplitude da análise exigida e dos quesitos a serem respondidos.

7 - Poderia o juiz não homologá-lo? Em quais hipóteses?

Publicação:

1- JUS NAVGANDI (www.jus.uol.com.br): http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12316
GOMES, Franklin. O processo penal da pirataria . Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 2050, 10 fev. 2009. Disponível em: . Acesso em: 22 abr. 2009

2 – CONSULTOR JURÍDICO (www.conjur.com.br): http://www.conjur.com.br/2009-fev-24/colher-prova-pirataria-industrial-preciso-busca-apreensao

3 - A COMARCA DO MUNDO JURÍDICO: http://www.bancadigital.com.br/comarcajuridico/reader2/
4 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (http://www.mpes.org.br/)
http://www.mpes.gov.br/conteudo/CentralApoio/conteudo6.asp?tipo=3&cod_centro=14&menu_p=26&menu_s=398

5 – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSEÇÃO BLUMENAU – SANTA CATARINA (http://www.oab-bnu.org.br/) :
http://www.oab-bnu.org.br/noticias/25/02-pirataria-industrial-prova-do-crime-deve-ser-colhida-por-busca-e-apreensao

6 – SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA (www.sinpofesc.org.br)
http://www.sinpofesc.org.br/index.php?opcao=ver_noticia&id_noticia=157

7 - CONTRATOS ON LINE: http://www.aithost.com.br/contratos/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=7735

8 - REVISTA JURÍDICA CONSULEX: Ano XIII - No. 295 - 30.04.2009 - Pag. 64/65

200 ANOS DA VINDA DA FAMÍLIA REAL AO BRASIL: UM BRINDE À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A evolução histórica da propriedade industrial no Brasil, ou melhor, da própria indústria e comércio, como ferramenta de desenvolvimento econômico teve seu início não só tardio, mas marcado por grandes entraves, muitos deles ocasionados por sua condição colonial, e por um avanço lento, portanto em descompasso com a evolução do intelecto humano.

O fato de ser na prática uma espécie de quintal de Portugal traçava um destino verdadeiramente cruel: ser apenas um riquíssimo foco de exploração, local onde poderiam ser extraídas diversas riquezas da terra, que na Europa possuíam valores inestimáveis.

Em razão da verdadeira inexistência de colonização do Brasil, mas um verdadeiro movimento explorador, o setor industrial, que à época era representado pelas pequenas manufaturas, artífices, fábricas (também no setor da navegação) e, sobretudo o comércio, era não apenas enfraquecido como literalmente vedado, sob o argumento de que sua proliferação associaria forças suficientes para que os “vassalos” pudessem se libertar de Portugal, acabando assim com a rica exploração que aqui desenfreadamente se desenvolvia.

Essa posição alcança, portanto não apenas as atividades em si consideradas, mas evidentemente ao reconhecimento de direitos que estavam ligados a estas, como a tutela das invenções.

Todavia, a despeito da política Portuguesa, algumas atividades se desenvolviam com considerável avanço, especialmente no campo das artes mecânicas, das indústrias (manufaturas) e do comércio, inclusive com relativa organização.

Diante desse quadro, e temendo o avanço sistêmico da “indústria e comércio na colônia”, medidas mais duras passaram a ser adotas, através de alvarás, que não apenas proibiram tais atividades, mas evidenciavam o verdadeiro temor de Portugal para com o desenvolvimento industrial do Brasil, que era entendido com porta à sua independência política.

A Carta Régia (30.07.1766), por exemplo, proibia a profissão de ourives, sob o pretexto de que tal atividade fomentava o descaminho do ouro.

Mais drástico foi o Alvará de 1785 (5.1.1785), que determinou a extinção de todas as fábricas e manufaturas existentes no Brasil, sob o insólito argumento de não causar prejuízos à mineração e agricultura (muito embora os reais motivos tenham sido expostos no aviso que acompanhou o próprio alvará, e que manifestou o temor de Portugal com a contribuição da indústria para a libertação da colônia).

Todavia, no cenário político Europeu, Portugal passava por uma difícil situação, com o avanço das tropas comandadas por Napoleão, o que a cada dia enfraquecia sua posição e causava temor na família real, já que a conquista napoleônica poderia ceifar a vida de todos.

Assim, não restou alternativa ao Príncipe-Regente, Dom João, senão bater em retirada rumo ao Brasil, com toda a sua corte.

Podemos dizer que no que tange ao reconhecimento dos direitos relativos à Propriedade Industrial, em especial às invenções, a vinda da família real para o Brasil (e porque não dizer e agradecer a façanha militar conduzida à época por Napoleão) é um marco histórico e que representou o ponta-pé inicial para a “codificação”, ou melhor, para a criação de mecanismos legais para tutela de direitos industriais.

O primeiro ato que representou esse avanço e conseqüentemente abriu as portas não apenas dos Portos Brasileiros, mas também para que o alvará de 1785, até então vigente, fosse revogado, foi a Carta Régia (28.01.1808), assinada por Dom João poucos dias após ancorar em Salvador[1].

O próximo grande passo ao que tudo indica foi dado em 28.01.1809, com o famoso Alvará[2] que é considerado o primeiro “documento” escrito e o verdadeiro nascimento da proteção à propriedade industrial no Brasil[3].

O Alvará, de fato, representou um grande avanço, pois dentre outras providências:

i) ordenou que as fardas militares fossem adquiridas do Reino (Brasil);

ii) moderou o recrutamento militar das pessoas empregadas na agricultura e nas artes;

iii) destinou parte da loteria nacional (criada com o alvará) ao auxílio das manufaturas e artes que mais necessitassem, particularmente as de lã, algodão, seda e fábricas de ferro e aço.

Mas um dos pontos sem dúvida mais importantes foi efetivamente dar proteção aos inventores e, sobretudo, verdadeiro incentivo, na forma de prêmios, pois:

i) outorgou privilégio de exclusividade aos “introdutores de alguma nova máquina” e invenção nas artes, que deveriam ter uma retribuição pecuniária por sua contribuição;

ii) garantiu a exploração com exclusividade de 14 anos.


Outro grande marco do alvará de 28.1.1809 é o que hoje chamamos de “estado da técnica”.

O Alvará determinou uma verdadeira revisão, a fim de verificar os privilégios já concedidos (o Governo Real concedeu, antes do alvará, em caráter especial, alguns privilégios e monopólios, como o concedido a Antônio Fco. Marques Guimarães), determinando que se tornassem públicos, o que era determinado também para os novos, após o período de 14 anos, para que todos tivessem acesso.

Também foi determinada a revogação dos que por falsa alegação ou sem fundadas alegações tivessem sido concedidos.

No mesmo caminho foi o Alvará de 15.07.1809, que:

iii) atribuiu à Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação (criada pelo Alvará de 23.8.1808) a responsabilidade pela análise dos “planos de invento” e a concessão do privilégio.

iv) atribuiu à Junta a tarefa de, reconhecendo os que mais se avantajassem em seus inventos, introduzindo ou apresentando uma nova máquina que poupasse braços, ou qualquer invenção útil nas artes, atribuir prêmios, com seus próprios recursos (a Junta possuía recursos próprios).

v) incentivou, através da criação da Sociedade de Encorajamento à Indústria e à Mecânica, novas criações, que também seriam premiadas.

Portanto, o que podemos notar é que a influência da vinda da família real para o Brasil foi extremamente positiva para o implemento de mecanismos de reconhecimento e tutela da propriedade industrial.

Por outro lado, também é certo que há divergência e sérias críticas sobre o avanço implementado pelo Alvará de 1808 ou pela vinda da família real ao Brasil, como as apontadas pelo festejado Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra “História Geral da Civilização Brasileira”, ao atribuir-lhe responsabilidade pela manutenção do Brasil no que chamou de “Antigo Regime” [4].

De toda forma, as ressalvas apontadas, ao que tudo indica, estão focadas muito mais na análise do aspecto político-industrial, portanto sobre a ótica do fomento ao desenvolvimento da própria industrial nacional e do modelo adotado que como salientou o autor, pode ser considerado um dos pontos iniciais, sob o anglo histórico, do retardamento do desenvolvimento industrial.

É claro que avanço da indústria nacional está intrinsecamente ligado aos Direitos Relativos à Propriedade Industrial, mas sob o enfoque do nascimento da tutela e proteção a tais direitos, necessário descolamento da análise há que ser feito pelo intérprete, que assim, acreditamos, reconhecerá e festejará os 200 anos da Vinda da Família Real ao Brasil, como um brinde à Propriedade Industrial.

____________________________________________________________________
[1] O Alvará de 1º. de abril de 1808, que foi conseqüência da Carta Régia, é que revogou o Alvará de 1785 e liberou as industrias das amarras então vigentes.

[2] O Alvará só tratava das invenções, não fazendo referência às marcas, que somente foram objeto de proteção legislativa em 1875 (Lei 2.682, de 23.10.1875), certamente influenciada pelo famoso caso “Arêa Preta”, patrocinada pelo imortal Rui Barbosa.

[3] A Inglaterra em 1623 foi o primeiro pais a estabelecer a proteção industrial. O Segundo os E.U.A, com a Constituição de 1787. O terceiro a França com a Assembléia Nacional de 1791. Nesse ranking, o Brasil é classificado com o quarto, considerando o Alvará de 1809. O alvará brasileiro é inspirado no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra (sobre o tema: Cerqueira, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial 2ª. edição, volume I, Editora RT).

[4] “É possível que a chave do problema possa ser encontrada no fato de o Brasil estar submetido a uma estrutura política-social de tipo Antigo Regime, com seus interesses mercantis solidamente estabelecidos. A transferência da Corte para o Brasil só fez, apesar de suas medidas liberalizadoras, integrar ainda mais o país nesse sistema”.

Publicação:
2 – CONSULTOR JURÍDICO (www.conjur.com.br): http://www.conjur.com.br):http:/www.conjur.com.br/2008-dez-17/familia_real_portuguesa_estimulou_propriedade_industrial?pagina=2

LICENCIAMENTO E MARCAS PRÓPRIAS: ARMAS DA INTELIGÊNCIA

Em outra oportunidade (no artigo “As Duas Faces do Avanço Intelectual”), fizemos uma alerta sobre a necessidade de implementarmos um avanço, ou melhor, um verdadeiro combate intelectual à usurpação de direitos intelectuais, como medida efetiva de combate à chamada Pirataria.

Na oportunidade, ressaltamos a necessidade de utilização do próprio avanço intelectual no combate à violação, aliada a correta classificação e aplicação da lei, em contrapartida ao emprego de meras ações policiais ou medidas constritivas (administrativas ou judiciais) que na grande maioria das vezes privam-se da inteligência e revestem-se de mecanismos que nem mesmo aqueles mais remotos falsificadores utilizam (é claro que não defendemos o afastamento de medidas policiais, apreensão de produtos falsificados, mas além de riscos inerentes à violação de postulados legais que muitas vezes são praticados, seu alcance não soluciona definitivamente o problema).

Não temos como não enfrentar a questão sobre múltiplos enfoques, múltiplas ações. Se por um lado medidas como a busca e apreensão de produtos falsificados são absolutamente necessárias, por outro a criação de mecanismos “inteligentes” de combate ainda que reflexo são igualmente necessários.

Esse é o caminho e certamente o Brasil está nessa direção. A criação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria representou, sem dúvida, um passo na direção do enfrentamento da questão sobre um ponto de vista certamente mais “intelectual”, muito embora o planejamento estratégico tenha nítido caráter repressivo. Por outro lado, caminhar positivamente e concretizar ao longo do tempo não apenas as ações priorizadas no planejamento, mas muitas outras, quem sabe utilizando cada vez mais a inteligência em sua maior amplitude, é o grande desafio.

Mas a proposta desse simples artigo é ressaltar duas armas letais e com efeitos extremamente positivos (em nosso entendimento) no combate à pirataria, e que talvez não tenham tido seu merecido destaque: Licenciamento de Marcas e Personagens e as Marcas Próprias.

O Licenciamento, em linhas gerais, é a utilização de marcas e personagens consagrados de determinada empresa ou pessoa, em produtos e serviços de terceiros. Trata-se não apenas de uma das principais ferramentas para incremento de vendas, mas também fator importantíssimo na estratégia de crescimento de muitas empresas, em função da sua capacidade de maximizar positivamente a sua imagem, além de propiciar a abertura de novos mercados e nichos mercadológicos antes não explorados.

Já o investimento em Marcas próprias pode ser definido, sem o rigor técnico necessário, como a exploração dos produtos ou serviços de determinada empresa através da utilização da sua própria marca. É o emprego de marketing (e outras estratégias comerciais) com foco em sua marca, com vistas à sua fixação no mercado, conquista e fidelização de clientela, oferecendo assim produtos e serviços identificados de forma própria.

Tais mecanismos se completam, podendo ser empregados simultaneamente e com resultados positivos, certamente.

E não há duvidas de que entre tantos mecanismos inteligentes, para as mais diferentes formas ou suporte que temos para a exploração da propriedade intelectual (livros, medicamentos, programas etc.), há que se reconhecer especialmente no campo dos chamados “produtos de consumo”, a tremenda importância do licenciamento de marcas e personagens e a exploração de marcas próprias.

Essa importância transcende o aspecto meramente comercial e deveria ser fomentada como instrumento, ferramenta aliada ao combate à pirataria, já que representa uma forma inteligente de enfrentar o problema, em sua origem, e não meramente em seus efeitos.

Por outro lado, tal estratégia, estaria ainda em absoluta sintonia com as ações priorizadas pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria, senão vejamos:

"Estudar a viabilidade junto ao Setor Público e Privado de substituição, por parte dos pequenos distribuidores, dos produtos piratas por outro tipo de produto legal e de outros empregos alternativos"

"Propor a criação de produtos populares a preços baixos (alternativos)"

Vejamos o caso do licenciamento de marcas e personagens para produtos de consumo.

Hoje vemos nos principais centros urbanos, dezenas, centenas de pequenas lojas, vendedores ambulantes, empresas de médio e até mesmo de grande porte, vendendo produtos contendo imagem de personagens famosos, ou marcas famosas, sem que a sua titular tenha concedido a devida autorização, seja para tais comerciantes ou para a fabricante (quando não fabricados pelos próprios vendedores).

A oferta é gigante. É um mercado que o produto original, licenciado, ainda não consegue atingir. E qual seria o motivo? Preço? Ausência de estratégia voltada naquele público especificamente? Falta de interesse?

É claro que muitas marcas e alguns personagens não pretendem atingir determinado público, pois o target são consumidores das classes A e B (que acreditem ou não, também consumem cada vez mais produtos piratas).

Mas outras, certamente, concorrem (ou deveriam concorrer) com o mesmo público que compra o produto falsificado nos grandes centros. É o caso, por exemplo, de itens de papelaria, artigos para festas, etc., onde o consumidor que adquire o pirata é potencial comprador do original.

E aqui parece que estamos diante de um verdadeiro conflito aparente: adotam-se medidas repressivas contra a venda de produto falsificado e, por outro lado, não se fomenta com o mesmo rigor o preenchimento dessa lacuna, através de inserção de itens originais, a preços acessíveis.

Ora, a repressão única e exclusiva (necessária, frise-se), como a realização de buscas e apreensões policiais, sem uma política de preenchimento dessa lacuna, desse verdadeiro mercador consumidor, é medida absolutamente paliativa: em poucas horas os produtos apreendidos são repostos e o comércio volta a todo vapor.

E essa mecânica parece funcionar justamente em função do apelo do consumidor por tais produtos, ou melhor, pelas marcas e personagens inseridos nesses produtos; pelo interesse do comerciante em ter acesso à esse público e, especialmente, pela certeza da impunidade pela prática de tal conduta.

Esse é exatamente o ponto em que deve ser inserido o produto licenciado. O momento em que o licenciamento pode e deve ser inserido com ferramenta de combate à pirataria, através da criação de políticas públicas e privadas que fomentem não apenas uma ligação entre as empresas licenciadas e os principais centros de comércio popular (como a famosa região da 25 de março – criando um canal de comunicação), mas incentivos que permitam uma aproximação no que diz respeito aos preços praticados pelos concorrentes: o produto pirata e o produto original.

O canal entre associações de lojistas de regiões reconhecidas como pólo de comércio de produtos falsificados, poder público, empresas detentoras de marcas e personagens de grande apelo, associação brasileira de licenciamento, enfim todos os setores envolvidos, deve ser fomentado, de modo a discutir e implementar o uso de estratégias que valorizem o respeito aos direitos intelectuais, como medidas educativas e preventivas, além das necessárias medidas repressivas, mas que construam um caminho para enfrentar a questão através do viés intelectual.

No caso das marcas próprias, o incentivo deveria (em nosso entendimento), partir da conscientização de sua importância através do oferecimento de cursos e palestras de capacitação, explorando o empreendedorismo e a criatividade desse mercado.

Em linhas gerais, voltamos ao ponto inicial: ainda não temos a solução e sequer o presente artigo tem a pretensão de servir como fórmula milagrosa, mas como reconhecimento da grande necessidade de implementarmos um veloz avanço intelectual no plano de combate à violação dos direitos relativos à Propriedade Intelectual.

E talvez o momento seja o mais oportuno, já que a crise financeira que assola o mundo e que no Brasil causou impacto cambial que provocou forte valorização do dólar (moeda que baliza a compra de produtos falsificados, já que boa parte é importada), elevando preços de produtos falsificados ou mesmo inviabilizando a entrada de outros (ao lado das medidas de fronteira conduzidas pelas Autoridades Alfandegárias) parece ser um convite a explorar o licenciamento de marcas e personagens e fomentar a exploração e desenvolvimento de marcas próprias, como uma das várias formas de combate intelectual à “pirataria” possíveis.

Autor: Franklin Gomes (www.propriedadeimaterial.blogspot.com)
Elaborado em 03 de Dezembro - Dia Nacional de Combate à Pirataria

Publicado em: A COMARCO D MUNDO JURÍDICO – EDIÇÃO DE JANEIRO DE 2009
http://www.bancadigital.com.br/comarcajuridico/reader2/

As Duas Faces do Avanço Intelectual

O mundo no qual vivemos passou por mutações que alteraram toda a forma do convívio em sociedade, todas as relações entre os seres humanos. A tecnologia avançou. Inovou. Novos valores passaram a inflamar os sentimentos humanos e a balizar um novo mundo, uma nova ordem.

Com todas essas mudanças novos direitos surgiram. E a lógica não falhou: novos direitos, novas violações, desrespeitos, condutas inerentes ao ser humano, esteja ele em qualquer parte do globo.

Com os direitos, e o surgimento de violações, o homem tratou de positivar formas de combatê-las, reprimi-las, senão puni-las.

Nesse contexto, podemos afirmar que a esfera patrimonial, que consiste no conjunto de bens e valores de repercussão pecuniária do homem sofreu grandes alterações. E podemos dizer que, dentre tais direitos, aqueles ligados ao provento do intelecto humano, ou seja, fruto de sua atividade criativa e intelectual, são os que sofreram as maiores mudanças, seja na sua valoração e proteção, como, mais recentemente, no seu desrespeito.

A propriedade intelectual tornou-se o grande patrimônio das empresas, especialmente aquelas conhecidas como “empresas globais”. A invenção, a marca, o desenho industrial, o direito autoral entre outros, passaram a expressar valores muito superiores às suas sedes (seus prédios), seu maquinário, sua mobília etc., itens que antes eram utilizados como referência de crescimento, de poder, de atuação e de admiração.

É a era da “Propriedade Conhecimento”, “Propriedade Tecnologia”, da Propriedade Intelectual.

Essa propriedade também foi reconhecida (é não é de hoje) como fonte riquíssima de geração de divisas, talvez pela sua espetacular e aparentemente inesgotável e renovadora forma de exploração e alcance, aliada ao rompimento de barreiras nascida com a chamada globalização, cujo maior divisor de águas talvez seja a internet.

Se antes a geração de divisas era circunscrita a determinada região, público, ou ao poderio de canais de distribuição focados em esforços físicos e humanos, com a utilização de dezenas ou centenas de representantes, hoje ela pode ser alcançada com apenas um clique, em questão de segundos e, muitas vezes, dispensando qualquer estrutura física ou esforço humano direto ou presencial.

Mas a face do avanço intelectual e a forma de sua exploração não é apenas a do crescimento e evolução lícita, ética (ainda que predadora para alguns) e tão importante para o desenvolvimento da humanidade, especialmente em áreas com a farmacêutica.

A face que deixou de ser oculta é conhecida hoje com Pirataria.

A falsificação, verdadeira erva daninha, que eiva de prejuízos a sociedade e viola direitos intelectuais, imateriais, toma proporções jamais vistas.

Hoje encontramos praticamente em qualquer esquina o que para os mais “legalistas” é a prova da materialidade de um crime, mas que para outros (e essa lista parece crescer a cada segundo) é uma simples “réplica” ou cópia.

A evolução das formas de atuação da falsificação parece estar caminhando (senão galopando ou mesmo voando) a passos largos, atingindo todos os gêneros de produtos, de bens, dificultando inclusive a sua mensuração.

Há indícios mundiais de que a chamada PIRATARIA (e aqui se leia todos os crimes contra a Propriedade Intelectual) é, sem dúvida, um dos crimes mais rentáveis, não somente por propiciar fortunas aos falsificadores (aspecto financeiro), que hoje atuam globalmente (muitas vezes com maior facilidade do que empresas legais), mas por impor penas extremamente brandas e que raramente são cumpridas, ainda que impostas (aspecto psicológico).

Governo e iniciativa privada gastam fortunas para proteger o patrimônio intelectual, especialmente através de medidas repressivas, como a realização de mega operações policiais e algumas ações cíveis (no caso da iniciativa privada), muitas delas senão desprovidas de consistentes argumentos e fundamentos técnico-jurídicos, eivadas de largos questionamentos sobre seu alcance e legitimidade.

Isso sem falar na generalização do termo PIRATARIA (utilizado até para identificar prática de atos de concorrência desleal), que parece não apenas vulgarizar a questão, pela inconsciência e senso comum tolerante do cidadão, senão pelo descaso cultural sobre o tema, mas por tratar de forma branda condutas muito mais lesivas e cuja tutela não é a mesma da Propriedade Intelectual, como no caso dos chamados Crimes contra a Saúde Pública (onde há inclusive a possibilidade de caracterização de crime hediondo), que a todo o momento são tratados como pirataria.

De qualquer forma, o que vemos não é outra coisa senão vez ou outra o alarde da mídia, de representantes do povo, de representantes do setor privado (muitas vezes motivados mais pela euforia televisiva e do acesso à visibilidade) noticiando a apreensão de milhares de produtos, identificação de vendedores (raramente os importadores ou fabricantes) e a menção de cifras astronômicas relacionadas ao feito.

Mas o que acontece depois? Um processo que se arrasta por anos, consumindo energia da vítima, especialmente financeira (além de desvirtuar o seu negócio) e que gerará certamente dezenas ou centenas de recursos e questionamentos sobre sua legalidade ou legitimidade, especialmente no campo criminal, onde a voracidade das ações acaba enfrentando em muitas oportunidades uma tênue relação de tais questionamentos com os atos praticados.

O que percebemos é que o distanciamento da relação entre os atos praticados, a lei vigente, e a adequação da sociedade com tais preceitos sofre do mal que assola a própria efetividade da Justiça, especialmente a Criminal, mostrando seu lado mais perturbador também na propriedade intelectual: a estagnação.

O avanço intelectual que galopou (e continua avançando) sobre o aspecto da inovação tecnológica, do rompimento de barreiras e da contribuição para uma melhor qualidade de vida em vários setores (incluindo o entretenimento), foi superado pelo avanço intelectual de sua vil usurpação.


Pena que assistimos um enfrentamento que parece não focar suas melhores energias no viés intelectual e inovador para superar essa face obscura, mas sim na simples repressão pontual que pela própria história já aponta qual o resultado que a força encontrará. Vá até a esquina mais próxima e encontre a resposta.

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Autor: Franklin Gomes
Elaborado em 10.11.08
Publicado em 18.11.08 no site jurídico Migalhas (www.migalhas.com.br)
Publicado em 19.11.08 no site jurídico AComarca www.comarcanet.com.br

A Importância do Registro de Marca e Como Obtê-lo

Obter o registro de sua marca é muito simples, bastando apenas a observação de alguns critérios e regras contidas na Lei de Propriedade Industrial – Lei 9279/96, que disciplina no Brasil os Direitos Relativos à Propriedade Industrial.

O primeiro passo é sempre observar as disposições contidas no artigo 124 da Lei, onde estão os chamados “impedimentos”, ou seja, tudo aquilo que não pode ser registrado como marca.

Em linhas gerais, a marca cujo registro é pretendido deve ser composta por sinal visualmente perceptível (seja uma palavra, combinações de palavras, figuras ou sua combinação ou ainda figuras e palavras), o que significar dizer que somente aquilo que for passível de representação gráfica pode ser registrado (excluindo assim marcas gustativas, olfativas e aromáticas) e que também tenha a capacidade de se distinguir.

O pretendente ao registro (seja pessoa física ou jurídica) deve, necessariamente, guardar relação na sua atividade com a marca para a qual o registro é pretendido, ou seja, se a empresa fabrica e comercializa chinelos, não poderá obter o registro de uma marca para identificar televisores e desodorantes (portanto produtos que não fabrica ou comercializa).

Após essa verificação, é extremamente recomendável a realização de uma busca prévia. Essa busca é verdadeiramente uma pesquisa no banco de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que tem como finalidade identificar eventuais “anterioridades”, ou seja, pedidos de registros em processo de análise ou marcas já registradas, que de alguma forma possam criar obstáculos ao registro da sua marca.

Portanto, a realização da busca (cujo resultado não é absoluto) vai apontar para a viabilidade ou não da concessão do registro. Se outros registros ou pedidos semelhantes ou idênticos ao seu forem identificados, há como avaliar se há ou não possibilidade e/ou chance de êxito e um profissional devidamente habilitado poderá recomendar a melhor estratégia a ser seguida.

Uma vez verificada a viabilidade do registro, bastará depositar um pedido perante o INPI, através de formulários eletrônicos (observando todas as exigências formais) e com o recolhimento de taxa fixada pelo instituto (atualmente o custo para depósito é de R$ 260,00 e nos casos de microempresas, sociedade ou associações de intuito não econômico ou órgãos públicos, R$130,00).

A partir desse momento, terá início um “procedimento administrativo” no qual serão seguidas várias etapas até que seja proferida uma decisão (fundamentada) que deferirá ou não o pedido. Uma vez concedido o registro e recolhidas as custas finais exigidas pelo instituto, será expedido o Certificado de Registro, documento que materializa o direto assegurado pela Lei de Propriedade Industrial.

Mas enfim, devo registrar minha marca?

Apesar de não ser obrigatório, o registro da marca garante direitos específicos e que são fundamentais para a defesa do seu negócio.

O principal deles é a exclusividade, o que significa dizer que somente aquele que obteve o registro perante o INPI poderá usar aquela marca para identificar os respectivos serviços ou produtos que foram selecionados quando do seu pedido de registro. A exclusividade é em todo o território nacional.

Assim, decorre desse direito o de impedir que terceiros utilizem qualquer sinal idêntico, semelhante ou que vise simplesmente imitar a sua marca. A possibilidade e valorização através de licenciamento é também outra grande vantagem.

A proteção conferida pelo registro, por ter um cunho privatístico (diferentemente do que ocorre com as patentes), após o primeiro decênio (o registro tem validade de 10 anos) pode ser renovada por sucessivas e infinitas vezes, enquanto perdurar a exploração, a utilização da referida marca, obedecidas as regras impostas pela Lei de Propriedade Industrial.

Durante muito tempo, propalou-se a idéia que não era importante registrar uma marca (como também buscar a proteção de outros direitos relativos à Propriedade Intelectual) e que tal providência era extremamente cara, portanto restrita às grandes e poderosas empresas.

Mas como vimos, a despeito de ser recomendada a consulta de um profissional especializado, obter o registro de uma marca é uma providência que está ao alcance de todos, seja pelos aspectos práticos procedimentais como também financeiros.

Na realidade, caminhamos cada vez mais para valorização do patrimônio intangível, do patrimônio intelectual, até mesmo em detrimento daquele cujo apego humano sempre foi maior, e a sociedade reconhece a cada dia mais a necessidade de proteger suas criações, inventos, marcas.

Hoje essa conscientização, apesar de ainda encontrar resistência de uma “doutrina” que prevaleceu por anos, já toma corpo nas pequenas e micro empresas, bem como perante os profissionais liberais.

Mas ainda é preciso socializar e democratizar a importância do registro de uma marca, através da conscientização e da desmistificação da idéia de que tal providência é complexa e cara ou de menor importância.

Portanto, se você que possui um negócio, ainda que de pequeno porte, é preciso tomar algumas cautelas não apenas para contribuir com a sua consolidação, através de sua fixação na mente de seus clientes ou prospects, mas também para fornecer mais segurança à sua atuação no mercado, e ter sua marca registrada é uma das medidas fundamentais.

E não se esqueça que a marca é, inquestionavelmente, um elemento publicitário para captação de clientela e constitui parte do ativo do patrimônio da sua empresa.

Autor: Franklin Gomes
Elaborado em outubro de 2008

Publicado em 04.11.08 no site Migalhas www.migalhas.com.br

Publicado em 05.11.08 no site Artigonal www.artigonal.com.br

Publicado em 11 de novembro na Revista Consultor Jurídico www.conjur.com.br

Publicado no site jurídico Jus Navigandi www.jusnavegandi.com.br

A Incidência do Contraditório nas Medidas Preparatórias de Busca e Apreensão nos Crimes Contra a Propriedade Imaterial.

O contraditório, corolário do estado democrático de direito e, ao lado da ampla defesa, expressão maior do sistema acusatório adotado no Brasil é, pela grande maioria dos doutrinadores pátrios, rechaçado quando da análise dos artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal, que regulam o Procedimento dos Crimes contra a Propriedade Imaterial.

Na realidade, todos, salvo raríssimas exceções, advogam a tese da incidência do contraditório diferido ou retardo, já que no bojo da ação penal é que poderia o réu tomar conhecimento da informação e efetivar a sua reação, alegando assim que tal procedimento é realizado “inaudita altera parte”.

Como basicamente o que se busca nos crimes contra a propriedade imaterial nessa fase é a prova da materialidade delitiva (através da busca, apreensão e realização de exame pericial em produto que contenha, por exemplo, a marca supostamente falsificada, ou o produto fabricado com violação de patente de invenção ou mesmo desenho industrial etc), que possa servir de sustentáculo ao oferecimento de queixa, poderia o réu tão e somente questioná-la na própria ação penal, ou seja, não poderia, por exemplo, oferecer quesitos ou contraditar aqueles que foram apresentados pelo requerente.

Ora, a abolição, ou melhor, a inobservância do contraditório, como veremos, é que dará causa justamente à violação de diversos preceitos constitucionais, garantistas, e violará o devido processo legal e penal.

Aqui, devemos seccionar a questão, de modo a delimitá-la, interpretando-a em consonância com o direito constitucional, e não apenas dentro do liame estrito do Código de Processo Penal que, em razão da Constituição de 1988, adotou o sistema acusatório, consagrou direitos que até então eram questionáveis, introduzindo significativas e importantes alterações.

Aliás, o direito ao contraditório aos litigantes, que já era de nossa tradição constitucionalista, e já em 1937 foi consagrado no art. 5º, LV da CF, que declarava “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes”.

Quanto se afirma que a realização da medida em cotejo deverá ser sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera parte), certamente não se deve dizer que todo o procedimento deva ser realizado sem a participação da outra parte, mas sim que para o seu deferimento não deverá ser ouvida a parte contrária, o que seria verdadeiro absurdo, já que fatalmente frustraria o seu escopo.

Mas, uma vez realizada a busca e apreensão do objeto sobre o qual recaia (ou entende-se recair) a materialidade delitiva, nada obsta ao “verdadeiro acusado” exercer seu direito ao contraditório.

Não podemos, numa ótica constitucionalista, afirmar que “a Lei Processual Penal veda o exercício do contraditório nas medidas cautelares de busca e apreensão nos casos de crimes contra a propriedade imaterial”.

O contraditório existe sim, e como garantia constitucional deve ser observado e seu exercício nada mais do que representa e glorifica o aclamado estado de direito em que vivemos.

É que, no caso em apreço, como em toda medida de natureza cautelar, o contraditório é deferido ou retardado para o momento seguinte, já que, no primeiro momento o seu exercício poderia frustrar o escopo da medida, como já afirmamos.

Nesse momento haverá a ruptura da inexistência de contraditório, podendo aquele contra o qual as provas estão sendo produzidas, ainda mais em procedimento judicial (e não inquisitivo) e, especialmente, promovida pelo interessado (natureza privada da ação penal), exercer sua defesa, utilizando-se de todos os meios hábeis para tanto.

E por outro lado, se a realização do procedimento exige os requisitos inerentes às cautelares, quer parecer que o fumus boni iuris (existência de título/ certificado em nome do requerente) e o periculum in mora (possibilidade de perecimento da prova) são evidenciados e invocados apenas no que tange a concessão de ordem liminar sem a oitiva da parte contrária, não podendo representar obstáculo à sua participação, mesmo porque a manutenção de tal situação é inócua logo após a realização da busca que culminar com a apreensão do objeto supostamente violador de algum direito relativo à propriedade imaterial.

Analogicamente, seria como não reconhecer, ao preso em flagrante, seus direitos, entre eles o de obter informação acerca da autoridade que o deteve e as razões pelas quais está sendo preso, sob a alegação de que tal medida, de natureza processual cautelar não está sobre o crivo do contraditório.

Por mais absurdo que pareça o exemplo, há, incontestavelmente, exata correlação com o caso em apreço, pois naquela hipótese, vedaríamos ao preso o direito de questionar a legalidade de sua prisão, de contrariá-la, seja através do writ, seja de outra forma, conquanto na hipótese do procedimento dos crimes contra a propriedade imaterial estaríamos impedindo que o “acusado” participe da produção de prova que pode lhe causar o peso, talvez injustificado, de uma ação penal que representa extremo constrangimento.

Portanto, a questão não é permitir o exercício imediato do contraditório, como por exemplo ouvir o requerido antes da concessão da medida, ou seja, cientificá-lo previamente da prova que será produzida. É apenas entender o contraditório diferido ou retardo para posterior momento, quando da elaboração do laudo pericial, com a faculdade de participação com paridade de armas com o “acusador privado”, e não depois do peso de uma ação penal, que pode inclusive ter sido calcada em aspectos que exigiriam maior consideração e talvez técnica, dada a especialidade do tema, que muitas vezes é demasiadamente técnico.

Ademais, uma vez não permitida a participação do acusado, há que se indagar inclusive sobre a lisura da prova produzida, se é ou não viciada, na medida em que será conduzida única e exclusivamente pela parte (particular) interessada, certamente sem a apresentação de fatos e circunstâncias essenciais para a produção de uma prova isenta.

Por outro lado, pode ocorrer do “suposto acusado” ser também titular de um certificado que dê guarida ao produto ou processo que fabrica, ou mesmo a marca ou qualquer outro direito relativo à propriedade industrial, o que certamente, sem a sua manifestação, passará in albis, dando guarida para a decretação de ocorrência material de um crime inexistente.

Assim, “o procedimento judicial probatório, de que se cuida, não pode mais constituir-se em um hiato de ilegalidade, no sistema do processo penal. Tanto que ninguém argumentaria com a falta de interesse do eventual envolvido, ou imputado, na feitura da evidenciação da materialidade do crime, que se lhe deseja atribuir. A pressa de ultimar o exame do corpo atente-se somente com a ordem liminar inaudita altera parte, tão conhecida, nos procedimentos cautelares e em ações civis, que a admitem (art. 928 do CPC, por exemplo); sem obstar posterior ciência e oportunidade de manifestação daquele, que pode vir a ser acusado. Achar-se-iam as regras, ou os direitos respeitados: de ser informado, de audiência e de legitimidade na produção da prova penal. Mantido, contudo, o procedimento preventivo tal como se mostrava na doutrina anterior, a busca, vistoria, apreensão e o exame vão todas as providências aflorar nulas e de pleno jus (art. 43, n.II, 158 e 525 do CPP e arts. 200 e 201 da Lei 9.279/96 c/c art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República). Não poucas vezes, ao realizar-se o exame do corpo delito, acaba-se por indicar, ou fortalecer o apontamento da autoria, co-autoria ou da participação” .

Ademais, qual teria sido o prejuízo causado, em assegurar garantia constitucional, permitindo ao “acusado”, após a apreensão do produto ou objeto sobre o qual recaia a suposta violação formular quesitos e participar efetivamente da produção da prova, até a homologação do laudo pericial?

A ausência de contraditório deve ser entendida, no caso das medidas preparatórias de busca e apreensão em caso de crime contra propriedade imaterial, como questão pontual e preliminar, que em hipótese alguma deve fulminar a ampla defesa, da qual é verdadeiramente complemento indissolúvel.

É justamente a urgência da medida de um lado, com a presença de seus elementos característicos, e a necessidade de segurança jurídica calcada no respeito ao direito daquele que se sente lesado que não pode e não é capaz de suplantar por completo direitos também constitucionalmente consagrados daquele contra o qual começa a se formar a nítida possibilidade de constrição da sua liberdade de locomoção.

Há, portanto, aparente confronto de interesses: daquele que se sente lesado e daquele que é ultimado com uma suspeita traduzida em efetiva violação de sua tranqüilidade.

E não podemos nos olvidar que, na grande maioria dos casos estaremos diante não apenas de direitos de pessoas físicas, assim consideradas, mas pessoas jurídicas, representadas por seus sócios, ou seja, situações que no fundo envolvem questões empresariais, industriais, comerciais, embora indiquem “pessoas”.

Assim, ao lado de questões puramente processuais, há ainda questões de ordem estritamente técnicas, no aspecto “industrial” da acepção do termo, como no caso de análise de patentes, questões que não são “corriqueiras” no meio criminal, e que endossam ainda mais a necessidade de participação do acusado.

Por fim, é sabido que, dado o “tendencionismo” e a facilidade de manipulação de provas dessa natureza, os requerentes muitas vezes promovem tais medidas com o único escopo de pressionar moralmente o acusado, ou ainda, com a finalidade de utilizar a prova no processo cível, especialmente para o requerimento de tutela antecipada, finalidade que, via regra, logra êxito, haja vista que a existência de um laudo costuma auxiliar no convencimento íntimo do juízo cível em decisões de tal natureza.


Bibliografia:

FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da Busca e da Apreensão no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.

Autor: Franklin Gomes
Elaborado em: Abril de 2008

Publicado em 29.04.08 no site Migalhas http://www.migalhas.com.br/

Publicado em 24.07.08 no site do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM http://www.ibccrim.org.br/

Publicado em 11.09.08 no site da Revista CONSULEX – Informativo Consulex n.9 http://www.consulex.com.br/

Publicado em 05.11.08 no site Artigonal http://www.artigonal.com.br/

Concorrência Desleal: a (des)necessidade de Existência de Patente

1. INTRODUÇÃO.

Conceito de concorrência desleal. Legislação pertinente ao caso.


A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita e o seu direito encontra limites dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional.

Muito embora tenham os doutrinadores debatido muito acerca da formulação de um conceito que consiga, de forma plena, delimitar o que vem a ser a concorrência desleal, não há hoje uma definição, conceituação uniforme.

No entanto, de uma forma genérica, podemos afirmar simplesmente que a concorrência desleal é uma espécie de competição que não deve ser feita, por ser conduzida, realizada, através de expedientes escusos, métodos incorretos, danosos, que visam modificar a fiel e sadia relação concorrencial.

Ora, a livre concorrência (concorrência em geral) não só é benéfica, pois contribui para o fomento e desenvolvimento de uma nação, estando no Brasil inclusive garantida na Constituição Federal, como também dela podem advir resultados extremamente proveitosos para os consumidores e para a sociedade de um modo geral.

Justamente por isso, é que são criadas regras gerais e abstratas que visam delimitar, as “armas” que podem ser utilizadas na concorrência, de modo que estratégias e expedientes vis e desonestos não a tornem danosa.

Portanto, a utilização de expedientes desleais, que podem alterar a igualdade da competição (não por esforços ou características do competidor, mas pela utilização de “truques sujos”) é que caracterizam a concorrência desleal, que pode ser de natureza civil ou mesmo penal.

No Brasil, encontramos duas espécies de concorrência desleal, cuja repreensão pode se dar em âmbitos distintos, ou seja, na espera penal e na civil, como citamos acima.

Toda e qualquer forma de concorrência, que não esteja de acordo com as práticas comerciais e industriais, que esteja imbuída de manobras, métodos desleais, estará em desacordo com o ordenamento jurídico Brasileiro, possibilitando, à parte lesada, a adoção de medidas judiciais tendentes a reprimir e solucionar a sua ocorrência.

Em alguns casos, os métodos e expedientes utilizados para a prática da concorrência desleal são tão graves ou perigosos, que a legislação brasileira os considera crime. Aqui temos a chamada concorrência desleal criminosa, que pode ser coibida através da adoção de medidas criminais, conquanto os demais atos, não tipificados na lei penal, muito embora sejam considerados ilícitos, somente podem ser reprimidos através da adoção de medidas na esfera cível. Nesse caso, falaremos apenas em concorrência desleal.

No Brasil, a Lei 9279/96, chamada Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 195, tipifica o crime de concorrência desleal, relacionando, em 14 incisos, todas as condutas que são consideradas crime, frisando-se que, na hipótese da prática de algum ato que não esteja descrito em tal artigo, mas que revele a prática de atos atentatórios à livre e sadia concorrência, haverá ainda a possibilidade de adoção de medidas de natureza cível.

2. CONCORRÊNCIA DESLEAL. POSSIBILIDADE DE PRATICA ATRAVÉS DE VIOLAÇÃO DE PEDIDO DE PATENTE.

a) Direitos assegurados pelo depósito do pedido de patente

O inventor tem pleno direito sobre suas criações, direito esse caracterizado por ser verdadeiro direito de propriedade, declarado pelo Estado no momento em que lhe concede a respectiva patente, consubstanciada em um título denominado carta-patente.

Trata-se de direito de ordem patrimonial, sendo, portanto, suscetível a todas as formas de alienação, desde de que compatíveis com a sua natureza.

Portanto, da própria invenção é que nasce uma série de direitos para o inventor, dentre eles (e talvez um dos mais importantes) o de obter a respectiva patente .

Ocorre que é da concessão da respectiva patente de invenção (conferida com a emissão da carta-patente) que surgem outros direitos, como, e especialmente, o direito de exclusividade temporária na sua exploração, bem como o de insurgir-se contra terceiro que, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda, venda, importe, produto objeto de sua patente ou processo e/ou produto obtido diretamente por processo patenteado, seja na esfera cível ou criminal.

Em outras palavras, somente poderá o titular da patente insurgir-se contra terceiros, com base em violação de patente de invenção, depois de concedida a respectiva patente.

Disso, concluímos que, quanto aos direitos que nascem com a concessão da respectiva patente (alguns deles retroativos, como a indenização), o mero pedido de patente não antecipa ou garante qualquer um deles.

Trata-se, de fato, de mera expectativa de direito, que não pode servir de base para a adoção de medidas contra terceiros, se a tese sustentada for exatamente violação de patente de invenção, que, a rigor, ainda não existe, haja vista que ainda não há, formalmente, qualquer patente de invenção (a emissão da carta-patente tem caráter atributivo).

b) Possibilidade de configuração

Dentro desse contexto, algumas questões surgem, especialmente relacionadas ao direito que teria o titular do pedido (que indiscutivelmente possui alguns direitos, como vimos) de impedir ou coibir aquele que já está violando o seu invento, cuja patente ainda não foi concedida.

Não nos parece crível que tenha o titular do pedido que aguardar a sua concessão (que demorará anos), para só então adotar medidas judiciais.

No entanto, também não é menos certo que não estará habilitado a adotar medidas que tenham a exigência da apresentação do título que dê guarida ao direito invocado, no caso a respectiva carta-patente.

O que se verifica é que, realmente, se o foco da discussão for transposta apenas para a violação de patente (que sequer foi concedida), faltará ao titular do pedido legitimidade para medidas judiciais.

Todavia, a questão pode ser analisada sobre outro enfoque, ou seja, o da concorrência desleal.

A abordagem do tema, sobre esse prisma, não é pacífica, encontrando ainda resistência e dúvidas. Mas argumentos que justificam a sua possibilidade não faltam.

Se nos enveredarmos para o âmbito da concorrência desleal, praticada através da utilização de produto ou processo (ou ainda produtos obtidos através de processo) objeto de mero pedido de patente, o direito de ação em questão não estará atrelado à existência da patente, mas sim a existência de uma relação de concorrência, que fatalmente será evidenciada através da utilização, por parte do concorrente desleal, de meios inidôneos, não leais, vis, tendentes a desviar a cliente alheia.

Portanto, deverão estar configurados, para a caracterização dessa possibilidade: i) a existência de concorrência; ii) o desvio da clientela e; iii) o emprego de meios desleais.

Assim, sobre essa ótica, não se fará necessária a exigência de existência de patente, para se conceder o direito de ação, mas sim a existência de uma concorrência, logicamente desleal.

Por conseqüência, a invenção (ainda não reconhecida pelo INPI) funcionará como um dos elementos a identificar o ardil empregado pelo competidor desleal. Em outras palavras, esse será um dos meios desleais, inidôneos, ou, como trata o artigo 195, III da Legislação Brasileira, meios fraudulentos .

Mas o tema é realmente complexo e exige um verdadeiro emaranhado de elementos para que se possa, na ordem prática, advogar a viabilidade de sua utilização.

Essa tese, talvez comungada por poucos doutrinadores e especialistas da área, leva em consideração a seguinte máxima: para a configuração da concorrência desleal pressupõe-se exatamente que o ofendido não tenha patente concedida ou qualquer outro título de domínio, pois se existir, fatalmente estaremos diante de outro caso (violação de patente, de marca registrada, etc., considerando, por exemplo, o princípio da especialidade), salvo raras exceções.

Isto porque estamos considerando o seguinte marco divisório: uma coisa são os crimes contra a propriedade industrial, outra são os crimes de concorrência desleal.

Partindo dessas premissas e raciocínios é que se tem concluído pela possibilidade de configuração da concorrência desleal independentemente de qualquer registro ou patente.

Importante frisar, por mais lógico que pareça, que, obviamente, o produto ou processo em questão, utilizado ou fabricado pelo concorrente que se sente lesado, deve ter se iniciado com significativa antecedência com relação àquele cuja imputação de concorrer deslealmente é feita.

Outro argumento que pode ser utilizado para a justificativa da possibilidade de ocorrência de concorrência desleal mesmo inexistindo patente de invenção, e sim mero pedido, que pode ser alegado acessoriamente, são justamente os direitos assegurados ao inventor, analisados em item anterior, que, ao menos em tese, poderiam estar sendo violados ou desrespeitados, com condutas vis e ardilosas de concorrentes.

Portanto, vários elementos devem convergir para a viabilidade da tese em questão. E devem ainda estar todos eles presentes, sob pena de seu alicerce não resistir a uma discussão acalorada, destino certo de construções não pacíficas na doutrina e na jurisprudência, como a presente.

Mas não é só. Não basta a existência de uma relação de concorrência, o desvio de clientela e aplicação de meios fraudulentos, consubstanciados na utilização de invento alheio.

A especialidade da questão faz outras exigências, que incidem justamente na caracterização da utilização do meio fraudulento, sem o qual sabidamente haverá lealdade concorrêncial.

O meio fraudulento deve ter agregado, indissolúvel à violação do invento, a extração e aplicação de conhecimentos, de maneira ardilosa, com vistas a concorrer deslealmente, ou seja confundir o consumidor.

Sob esse prisma, podemos afirmar com segurança que a solução dada ao caso dever ser analisada considerando que não é a própria utilização do invento em si que acarretará a prática de concorrência desleal, já que tal conduta somente estaria prevista se existisse uma patente, mas sim a sua utilização para o fim de desviar a clientela alheia.

Sem a comprovação de que a fonte de “sucesso” do competidor desleal é justamente o desvio da clientela alheia, o engano, através da obtenção de conhecimento (ou utilização) daquele que ainda não obteve sua patente, não há que se falar em concorrência desleal, especialmente criminosa.

Por outro lado, se o conhecimento foi obtido através de outras fontes, que não a ciência de tal invento, e que não houve desvio de clientela, ou mesmo confusão de consumidores, além de poder indicar até mesmo a falta de novidade por parte daquele inventor supostamente lesado, não se poderá falar em prática de concorrência desleal.

Em síntese, deverão coexistir os seguintes elementos, para a possibilidade de configuração de concorrência desleal baseada em utilização de invento não patenteado:

i) a existência de concorrência;
ii) a finalidade de desviar ou confundir a clientela ;
iii) o emprego de meios desleais, que representam uma séria de truques, artifícios, ou seja, um emaranhado de condutas, dentre elas a exploração de invenção idêntica ou semelhante ao do competidor e;
iv) anterioridade da invenção supostamente violada.

Ora, se a concorrência desleal é caracterizada justamente por ser a conduta empregada pelo concorrente, através de meios inidôneos, aproximando a imagem e funcionalidade de seus produtos com o do seu concorrente, de forma a atrair desonestamente clientela alheia, certamente não haverá qualquer embaraço que represente um obstáculo para a configuração da figura delitiva do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial (especialmente o inciso III), já que não há, como já dito, exigência de existência de patente ou registro de marca.


C) Doutrina

Os principais doutrinadores brasileiros, que trataram da questão da concorrência desleal, parecem convergir para a aceitação da possibilidade de ocorrência desta independentemente da existência de um registro, mas quando a questão envolve patente de invenção a questão encontra barreiras.

É o caso do saudoso Gama, que afirmou com peculiar propriedade:

“As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público”

(Tratado da Propriedade Industrial 2ª. Edição, volume 2, pág. 1278).

Segundo o saudoso Mestre, os princípios que regem a concorrência leal, de modo a combater aquela desleal, somente seriam aplicáveis às marcas, e não às patentes, sob o argumento de que nessas haveria interesse público maior.

O raciocínio que se extrai é que o doutrinador partiu da premissa de que as patentes são privilégios temporários, mas que possuem evidente e indissociável caráter publicista, razão pela qual não poderiam servir como base de sustentação para a prática da concorrência desleal.

Mas tal raciocínio, quer nos parecer não condizer com a realidade, especialmente quando houver um pedido de registro, o que evidencia a intenção de exploração temporária e exclusiva de um invento único, o que estaria em descompasso com a natureza publicista e do domínio público invocada pelo autor.

Ademais, como defendido ao longo do presente, as características, o foco e o objeto da concorrência desleal não guardam relação com a Propriedade Industrial, senão no que tange a possibilidade de alguns atos com ligação direta aos seus institutos, mas não sendo esse o direito tutelado, ou seja a objetividade jurídica dos crimes contra a propriedade industrial e diversa daquela dos crimes de concorrência desleal.

Por outro lado, radicalmente contra esse posicionamento, encontramos o não menos saudoso Celso Delmanto, para quem registro ou patente não excluem a proteção no campo da repressão á concorrência desleal.

Aliás, Celso Delmanto foi além, advogando a viabilidade inclusive da ocorrência de concorrência desleal mesmo em caso de patente anulada ou “caducada”:
“(...) Mesmo que o produto haja sido patenteado, mas já tenha seu registro caducado ou sido anulado, ainda assim, poderá, em tese, tipificar-se a concorrência desonesta por enleio, desde que sejam imitados com tal fim os sinais distintivos externos do produto não mais protegido pela patente. A perda desta não dá livre campo à prática de atos desleais”.

A posição então defendida é realmente “complexa” e exigiria um estudo mais apurado.

De toda forma, o primeiro aspecto que deveríamos observar, portanto, é a extensão da expressão domínio público, o que de início enseja a idéia da possibilidade de algo ser usado por qualquer um, por todos, sem ônus, no que tange a questão patrimonial.

Realmente, essa idéia global, transmite, em linhas gerais, de maneira singela e simplista, o conceito de domínio público, que Hely Lopes Meirelles preferiu dispor assim:

“A expressão domínio público ora significa o poder que o Estado exerce sobre os bens próprios e alheios, ora designa a condição desses bens. A mesma expressão pode ainda ser tomada como o conjunto de bens destinados ao uso público (direto ou indireto – geral ou especial – uti singuli ou uti universi) como pode designar o regime a que se subordina esse complexo de coisas afetadas de interesse público” (Direito Administrativo Brasileiro, p.433).

Mas será que a utilização de uma patente “em domínio público” pode ser um dos elementos caracterizadores da prática de concorrência desleal?

Sem a pretensão de encerrarmos a questão, que como dito demandaria estudo aprofundado, tal ocorrência parece possível.

Uma vez “em domínio público” não significa que todos podem utilizar a obra, invenção (ou seja qual for o bem) de forma absolutamente idêntica.

A utilização, é claro, não poderá ser vedada, mas não é menos certo que se forem inseridos elementos distintivos, seja na forma de apresentação, ou em outro elemento qualquer, ainda que esse “elemento” não seja registrável, patenteável, correto nos parece afirmar que não poderá o concorrente se aproveitar de tais caractersiticas.

Por outro lado, há ainda a proteção da coisa em domínio público, já que ela não é res nullius, mas sim res omnium e, como tanto, integra o patrimônio cultural da nação, como dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 216, sendo que nesse caso, cabe ao Estado a sua defesa, quando verificado o aproveitamento irregular, irresponsável ou danoso. Assim, caberá ao Ministério Público, como fiscal da lei, zelar pela sua integridade e correta utilização

d) Jurisprudência.

As decisões da justiça brasileira, mesmo de Tribunais, não são uníssonas, ou melhor, não são plenamente pacíficas sobre o assunto.

Por vezes encontraremos decisões que não reconhecem a possibilidade de configuração de concorrência desleal através da utilização de processos ou produtos ainda não patenteados, por concorrentes mais “astutos”, talvez até por não analisarem a questão sobre outro enfoque, que não o da propriedade industrial (fazendo verdadeira confusão entre os institutos), ou mesmo, talvez, por não aceitarem a tese aqui externada.

Tal situação não nos permite traçar um cenário seguro para a questão, mas nos permite ao menos encontrar decisões que endossam a tese debatida.

As primeiras decisões encontradas remontam ao longínquo ano de 1970, quando o Supremo Tribunal de Justiça brasileiro julgou caso em que um dos aspectos debatidos era justamente a exigência ou não de registro ou patente para a configuração de concorrência desleal, sendo, na época, decidido pela admissibilidade de reconhecimento da concorrência desleal ainda que inexistente registro ou patente .

Outras decisões ainda são encontradas, mais recentes, com a abaixo reproduzida, em que a exigência de registro ou patente também é descartada:


EMENTA

“Concorrência desleal – Desvio de Clientela – Reprodução do produto alheio não protegido por patente ou registro – irrelevância - condenação

A configuração do delito de concorrência desleal independe da violação de patente ou privilégio legal. Assim, responde pela infração que, reproduzindo o produto industrial alheio, ainda que não protegido por patente ou registro, lança-o no mercado, em forma para confundir a clientela da vítima“.

(Revista de Direito Mercantil, n. 42, pág. 98/100, de abril/junho de 1981)”.

No julgamento, cuja ementa está abaixo reproduzida, apesar de não reconhecer a existência de concorrência desleal, o relator reconheceu que a pratica de concorrência desleal não está vinculada a existência de qualquer registro ou patente:

EMENTA
Modelo industrial não patenteado. Concorrência Desleal.
O criador do modelo industrial, não protegido por patente, não pode-se opor-se a seu uso por terceiro. A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela.

(RE 70.015-SP, Terceira Turma do STJ. Relator Ministro Eduardo Ribeiro).

Como citamos, existem tanto decisões favoráveis como contrárias, o que não nos permite trazer um cenário absolutamente seguro sobre a questão .

CONCLUSÃO

Dúvidas não podem existir acerca da verdadeira distinção entre os “Crimes contra o Registro de Marcas e os Crimes contra Patentes” e os “Crimes de Concorrência Desleal”, como já lecionava Magalhães Noronha, pois “salta aos olhos que a concorrência desleal é uma coisa e crime contra as marcas de indústria e comércio é outra”.

Por outro lado, não menos certo é afirmar que o meio fraudulento da qual é revestida a concorrência desleal, que envolve prática de atos ardilosos, vis, escusos e maliciosos, pode ser perpetrado através de exploração de invenções alheias, cujas patentes não foram ainda concedidas, ou das marcas não registradas, observadas sempre as demais exigências detalhadas ao longo do presente trabalho, como a subtração de conhecimentos do suposto lesado, nunca sendo demais afirmar que a proteção sempre recairá sobre a concorrência leal que deve permear as relações comerciais e industriais, e não os direitos relativos à Propriedade Industrial em si, como as marcas e as patentes.






Bibliografia:

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vols. I e II. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.


DELAMANTO, Celso, Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1975.

PIERANGELI, Jose Henrique. Crimes Contra a Propriedade Industrial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

DUVAL, Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Editora Saraiva, 1976.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Editora Malheiros, 22ª. Edição, 1997

Autor: Franklin Gomes
Elaborado em Maio de 2006
Publicado na Revista ABAPI, número 82
Publicado em 05.11.08 no site Artigonal http://www.artigonal.com.br/